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《從專利法33條和26條4款的差異解讀.doc》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學術(shù)論文-天天文庫。
1、從專利法33條和26條4款的差異解讀“修改超范圍”來源：隆天國際作者：馮志云時間：13-08-09???近年來，中國專利法第33條可謂是備受關(guān)注的“明星”法條，其在實踐中所具有的“中國特色”也致使不少國外律師和代理人難以理解。國外律師和代理人在遇到“修改超范圍”審查意見時，其困惑往往會糾結(jié)在：我們的修改是完全能得到說明書支持的，為何還會被認為修改超出說明書記載的范圍？???因此，此文旨在從33條“超范圍”問題和26條4款“支持”問題的差異入手，并結(jié)合案例，剖析目前中國審判實踐中33條的把握尺度，以期能“答疑解惑”。?專利法第33
2、條及指南規(guī)定???申請人可以對其專利申請文件修改，但是，對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍[1]。???“原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍包括原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容和根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容”。?·專利法第26條第4款及指南規(guī)定·????權(quán)利要求書應(yīng)當以說明書為依據(jù)。·????權(quán)利要求書中的每一項權(quán)利要求所要求保護的技術(shù)方案應(yīng)當是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從說明書充分公開的內(nèi)容中得到或概括得出的技術(shù)方案，并且不得超出說明書公
3、開的范圍?！????如果所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員可以合理預(yù)測說明書給出的實施方式的所有等同替代方式或明顯變型方式都具備相同的性能或用途，則應(yīng)當允許申請人將權(quán)利要求的保護范圍概括至覆蓋其所有的等同替代或明顯變型的方式。對于權(quán)利要求概括得是否恰當，審查員應(yīng)當參照與之相關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)判斷。?33條和26條4款的異同比較1.?立法本意???33條和26條第4款的立法本意都是“平衡申請人與公眾的利益關(guān)系”，在這一點上二者是存在共性的。不同之處，33條側(cè)重以“先申請原則”為基準，防止申請人通過修改獲得不正當?shù)臋?quán)益，擔當了黑臉包公的角色，以白紙黑
4、字來捍衛(wèi)“先申請原則”；26條第4款側(cè)重防止申請人通過過度概括獲得不正當?shù)臋?quán)利。2.?適用時機和對象???33條是針對申請后發(fā)生修改的權(quán)利要求或說明書，而26條4款是針對申請時的原始權(quán)利要求和修改后不超范圍的權(quán)利要求。一旦權(quán)利要求經(jīng)過修改，則按審查指南的規(guī)定應(yīng)先審查修改是否符合33條，然后才能審查26條4款。3.?依據(jù)內(nèi)容???33條是依據(jù)原說明書和權(quán)利要求書記載的內(nèi)容。然而，26條4款是依據(jù)原說明書公開的內(nèi)容，允許在答辯的意見陳述中補充合理預(yù)測的等同替代或明顯變型方式的內(nèi)容。?解讀專利局的審查實踐1.典型的審查邏輯???公開的
5、范圍＝文字記載的內(nèi)容+直接、毫無疑義確定的內(nèi)容+合理預(yù)測的變型或替代例???記載的范圍＝文字記載的內(nèi)容+直接、毫無疑義確定的內(nèi)容???下面舉一個簡單例子“金屬－金、銀、銅”來說明在目前的審查實踐中兩范圍的差異。如果原始說明書中僅記載了“金、銀或銅”來實現(xiàn)導(dǎo)電，未記載文字“金屬”，那么在審查記載“金屬”的原始權(quán)利要求時，審查員考慮的公開的范圍=文字記載的“金、銀、銅”+本領(lǐng)域技術(shù)人員的合理預(yù)測的其它金屬；然而在審查加入了“金屬”的修改后權(quán)利要求時，審查員考慮的記載的范圍則僅限于文字記載的“金、銀、銅”，不允許因本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)公
6、知常識推導(dǎo)“金、銀、銅”是金屬而引入除“金、銀、銅”以外的“其它金屬”的新內(nèi)容。2.?需避免的錯誤觀點???誤解1：修改后的技術(shù)方案能得到說明書支持就不超范圍。???如前述“金屬－金、銀、銅”的例子，由于審查支持問題和超范圍問題所依據(jù)的范圍不同，從而導(dǎo)致保護范圍相同的權(quán)利要求會因第一次是出現(xiàn)在原始申請文本或修改文本中而具有完全不同的命運：授權(quán)或駁回。????誤解2：權(quán)利要求“修改不超范圍”就是不擴大原權(quán)利要求保護范圍，縮小保護范圍不會產(chǎn)生“修改超范圍”。???權(quán)利要求“修改不超范圍”的本質(zhì)含義是未納入新的技術(shù)內(nèi)容，而不是權(quán)利范圍
7、大小問題。因此，曾經(jīng)也有人研究認為，專利法采用的“超范圍”一詞本身就不準確，容易導(dǎo)致公眾誤解，應(yīng)當修改此法條的表達方式。相比而言，美國專利法第132條規(guī)定：“修改不應(yīng)在發(fā)明的公開中引入新的內(nèi)容”，其所采用的“不引入新的內(nèi)容”更易理解、更加科學。對此，我們期待在未來修法時進行完善。????誤解3：只要添加至權(quán)利要求中的技術(shù)特征是原說明書記載的，就不超范圍。???修改是否超范圍是指修改后的技術(shù)方案作為一個整體是否有記載，而不是僅看局部修改或增加的特征本身。例如，即使單個特征本身有文字記載，但與其它特征的組合形成了一個未曾記載過的技術(shù)
8、方案，則有可能是“超范圍的”。????誤解4：在原權(quán)利要求保護范圍內(nèi)進行中位概括是不超范圍的。???在實踐中，概括性的修改內(nèi)容確實存在較大的超范圍風險，但也不是絕對的，要視說明書記載的具體技術(shù)方案中不同技術(shù)特征之間的關(guān)聯(lián)程度。????例子：原始權(quán)利要求1：一種Y
