關于專利法第33條的一點思考

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1、關于專利法第33條的一點思考作者姓名：劉佳作者單位：國家知識產權局專利局電學發(fā)明審查部摘要：在專利申請?zhí)岢龊?，申請人可以對申請文件進行修改，但是修改應當遵循一定的原則，也即是不能超出原說明書和權利要求書記載的范圍。那么如何判斷是否超出了原說明書和權利要求書記載的范圍呢？通常修改的時候不允許進行二次概括，那么二次概括是否一定超出了原說明書和權利要求書記載的范圍呢？本文將嘗試解答這些問題。關鍵字：修改超范圍實施例權利要求概括記載引言專利法第33條規(guī)定：申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修

2、改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍，對外觀設計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。專利申請?zhí)岢鲆院螅暾埲思瓤梢灾鲃訉ι暾埼募M行修改，也可以應國家知識產權局的要求對申請文件進行修改，之所以規(guī)定可以對申請文件進行修改，是因為在撰寫申請文件過程中，難免存在用詞不夠嚴謹或者表達不夠準確等缺陷，對這類缺陷如果不加以修改，就可能影響專利權保護范圍的確切性，影響公眾對專利技術信息的利用，從而因不符合專利法及其實施細則的有關規(guī)定而不能被授予專利權。但是，無論是申請人主動還是應國家知識產權局的要求對申請文件進行修

3、改，都應當遵循一定的原則，在一定的條件和范圍內進行修改，不能任意進行修改。所謂原說明書和權利要求書記載的范圍，是指在申請日所提交的說明書（包括附圖）和權利要求書所表達的內容，以及本領域技術人員從說明書和權利要求書所表達的內容中能夠直接推導的內容。修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍，是指不得以增添、刪節(jié)或者替換等修改方式，導致修改后的申請文件中增加了原說明書和權利要求書沒有記載并且又不能從其中直接推導的內容。之所以規(guī)定修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍，是因為我國專利制度采用的是先申請原則，如果允許申請人對

4、申請文件的修改超出原始提交的說明書和權利要求書記載的范圍，就會違背先申請原則，造成對其他申請人來說不公[1]平的后果。在發(fā)明實質審查和后續(xù)審查過程中，有大量關于修改超范圍認定意見不一致的情況，那么“超范圍”究竟如何界定，筆者將一個案例抽象化，展開一些討論和思考。案情介紹一個復審案件A，實質審查過程發(fā)了兩次審查意見通知書，均指的是超范圍問題，雖然申請人提交了兩次權利要求的修改，但是由于仍然沒有克服所有的審查員提出的超范圍問題，申請被駁回。該申請要提供一種可充電的觸控筆，現(xiàn)有的一種觸控筆，通過其向位置檢測裝置發(fā)送信號，從而判

5、斷其位置，但由于其信號比較弱，所以容易被干擾，而通過內裝電池的方式可以提供強信號，卻需要更換電池，比較麻煩。于是提供一種可充電的觸控筆，在其電量不足時，系統(tǒng)會判斷該觸控筆是否需要充電。若需要充電，就放在平板電腦的充電部上充電。問題的提出修改后的權利要求中記載了：計算機系統(tǒng)包括充電器。實審審查員認為，上述修改的權利要求中出現(xiàn)了：系統(tǒng)包括充電器，這是采用概括的方式限定出的一種系統(tǒng)，原說明書和權利要求書中的內容具體為：在實施例3,4,5中分別在不同的位置，以不同方式設置了充電器，將系統(tǒng)包括具體位置的充電器概括為“系統(tǒng)包括充電器

6、”超出了原說明書和權利要求書的范圍。在原說明書的實施例3,4,5中，對于充電器的描述分別為：實施例三中，在輸入?yún)^(qū)域的外側，在輸入板的上表面配置有充電部(支架)。實施例四中，在輸入板上埋設有供電用線圈(交流磁場產生裝置)。供電用線圈，例如是沿著與輸入板的上表面平行的平面配置的環(huán)線圈，線圈作充電器用。實施例五中，在輸入板型計算機的外殼上形成有用于收容觸控筆的收容部，將觸控筆插入其中可以為其充電。按照實審審查員的意見，申請人應當將權利要求修改得與具體實施方式一致才不超范圍，因為，在具體實施方式中，充電器都是有具體位置的，而在權

7、利要求中沒有對充電器的位置作出任何限定，這屬于二次概括，超出了原說明書和權利要求書的范圍。那么這里出現(xiàn)的“系統(tǒng)包括充電器”到底有沒有超出原說明書和權利要求書記載的范圍呢？是否屬于二次概括？問題的分析二次概括，從申請流程的角度來講，是指發(fā)生在專利申請遞交之后，申請人通過修改所進行的概括，由于這種概括并不是申請文件撰寫時所進行的概括，因此被稱為二次概括。從保護范圍的角度來看，二次概括是一種中間范圍。原申請文件通常具有一個最大范圍，同時描述了具體實施例，而修改過程中，出于對檢索報告或者其他的考慮，原權利要求保護范圍不能成立，但

8、申請人又不希望修改得與實施例完全一致，此時申請人通常會取一個中間范圍，即構成了所謂的二次概括，那么這樣的修改是否超范圍？[2]目前存在三種觀點：第一種觀點認為對于修改過程中出現(xiàn)的二次概括應當禁止，持這種觀點的理由主要是若不禁止二次概括，不能讓申請人足夠重視原申請文件的撰寫，申請人可能一開始撰寫一個很大的范圍，隨著與審