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1、涉外定牌加工的商標侵權(quán)認定?????????????????????以上海高院“Jolida”商標侵權(quán)判決[i]為例??作者:上海大邦律師事務所?吳鵬彬律師?上訴人(一審原告):上海申達音響電子有限公司被上訴人(一審被告):玖麗得電子(上海)有限公司一審法院:上海市第一中級人民法院???二審法院:上海市高級人民法院?一:案例簡介原告上海申達音響電子有限公司(簡稱:申達音響)起訴稱:原告于1998年3月28日獲得“Jolida”圖文商標注冊,核定使用商品第9類“擴大器、收音機、影碟機”。原告以該商標向上海海關(guān)進行
2、了備案。2008年8月,原告收到上海海關(guān)通知書,確認被告出口美國電子管功率放大器98臺,商品上標注“Jolida”圖文組合商標。原告認為,被告未經(jīng)許可在相同商品上使用“Jolida”圖文組合商標,構(gòu)成商標侵權(quán)。被告辯稱:原告和被告都是美國朱利達公司投資設立的,美國母公司很早就在美國注冊并使用“Jolida”圖文組合商標,原告持有“Jolida”圖文組合商標系惡意在中國搶注。被告生產(chǎn)有關(guān)產(chǎn)品在中國內(nèi)沒有銷售,僅是與美國母公司有出口貿(mào)易,故不應認定為商標侵權(quán)。一審法院判決認定:被告生產(chǎn)加工并出口有關(guān)產(chǎn)品并被海關(guān)查扣,雙方商
3、標標識及產(chǎn)品類別本身相同,各方均無異議。原告和被告都是美國朱利達公司投資設立的,但原告股東后變更為其他主體,在原告設立及在中國注冊商標前,美國母公司即已在美國注冊并使用“Jolida”圖文組合商標。依據(jù)被告的合同以及被控侵權(quán)產(chǎn)品內(nèi)外包裝上標注的美國朱利達公司的企業(yè)名稱等綜合考慮,被告使用商標是美國朱利達公司在美國享有合法商標權(quán)的商標且產(chǎn)品全部出口美國。被告在本案中的行為屬于涉外定牌加工出口的行為,被告在產(chǎn)品內(nèi)外包裝上標注的商標及企業(yè)名稱均為美國朱利達公司,因此在美國市場消費者能夠通過商標標識區(qū)分商品的來源為美國朱利達公
4、司。由于涉案產(chǎn)品全部出口美國并未在中國市場實際銷售,中國消費者不存在對該商品來源發(fā)生混淆和誤認的可能,因此,被告行為不構(gòu)成商標侵權(quán)。原告不服一審判決,向上海市高級人民法院提出上訴。二審法院圍繞是否定牌加工以及是否構(gòu)成商標侵權(quán)兩個問題作出了判決。其判決認為:???(1)確定是否是定牌加工,應從兩個方面考慮,一是加工方系自主生產(chǎn),還是按委托方的要求進行生產(chǎn)。二是加工方生產(chǎn)好產(chǎn)品后是全部交與委托方,還是自行予以銷售。同時,加工方還需盡到對委托方是否享有合法商標權(quán)的審查注意義務。在本案中,雖然雙方當事人因出口通關(guān)的需要,簽訂的
5、是買賣合同,但是在該合同第8條寫明:在收到預付款后賣方安排生產(chǎn)買方定單。涉案產(chǎn)品包裝上的落款人是美國朱利達公司,也可印證,被上訴人玖麗得公司是接受案外人美國朱利達公司的委托并按其要求進行生產(chǎn)的。另外,該產(chǎn)品在出口時被海關(guān)扣押,且無證據(jù)顯示涉案產(chǎn)品在中國境內(nèi)市場被銷售。因此,被上訴人玖麗得公司與案外人美國朱利達公司存在事實上的定牌加工關(guān)系。???(2)被上訴人玖麗得公司系美國朱利達公司在中國的全資子公司,玖麗得公司的法定代表人即美國朱利達公司的負責人,因此對于涉案商標在美國享有合法有效的商標權(quán),被上訴人玖麗得公司應當是明
6、知的,應認定其對商標權(quán)利已盡了必要的審查注意義務?!虡说幕竟δ苁菂^(qū)分商品或服務來源的識別功能,侵犯商標權(quán)其本質(zhì)就是對商標識別功能的破壞,使得一般消費者對商品來源產(chǎn)生混淆、誤認。在本案中,被上訴人玖麗得公司接受案外人美國朱利達公司的委托定牌加工涉案產(chǎn)品,涉案產(chǎn)品全部出口至美國,未在中國境內(nèi)銷售,中國的相關(guān)公眾在國內(nèi)不可能接觸到涉案產(chǎn)品,不會造成國內(nèi)相關(guān)公眾的混淆和誤認。另外,在定牌加工關(guān)系中,境內(nèi)加工方在產(chǎn)品上標注商標的行為形式上雖由加工方所實施,但實質(zhì)上商標真正的使用者仍為境外委托方。本案涉案產(chǎn)品所貼商標只在中國
7、境外具有商品來源的識別意義,并不在國內(nèi)市場發(fā)揮識別商品來源的功能。故一審法院綜合判斷認定被上訴人玖麗得公司的行為不構(gòu)成商標侵權(quán)并無不當。???綜上,二審判決:駁回上訴,維持原判。二,法規(guī)鏈接《商標法》第五十二條 有下列行為之一的,均屬侵犯注冊商標專用權(quán): (一)未經(jīng)商標注冊人的許可,在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的; ?。ǘ╀N售侵犯注冊商標專用權(quán)的商品的; ?。ㄈ﹤卧?、擅自制造他人注冊商標標識或者銷售偽造、擅自制造的注冊商標標識的; ?。ㄋ模┪唇?jīng)商標注冊人同意,更換其注冊商標并將該更
8、換商標的商品又投入市場的; (五)給他人的注冊商標專用權(quán)造成其他損害的?!侗本┦懈呒壢嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》(已于2006年廢止)第13條.問:受境外商標權(quán)人委托定牌加工的商品僅用于出口,其商標與權(quán)利人的注冊商標相同或者近似的,其行為是否構(gòu)成侵權(quán)?答:造成相關(guān)公眾的混淆、誤認是構(gòu)成侵犯注冊商標專用權(quán)的前提