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1、以法律思維探索《專利法》第三十三條合理適用(上) 一、引言我國專利審查實踐以及司法審判中，近年來成為爭議熱點的一個問題是有關(guān)專利申請文件的修改的，2011年最高人民法院作出的墨盒案、江蘇先聲案、曾關(guān)生案等均對《專利法》第三十三條的理解和適用造成一定沖擊，爭議甚至直逼專利法第三十三條的判斷標準。盡管該問題的產(chǎn)生主要源于部分審查員在依據(jù)《專利法》第三十三條的規(guī)定對申請人的修改進行審查時，以較為機械的方式執(zhí)行標準，使個案的審查體現(xiàn)出一定的不合理性，但這種爭議不僅波及申請人或其代理人與審查員之間，也常出現(xiàn)在不同的審查部門和不同的審查員之間，甚至不同的法院和不
2、同的法官之間。該條款在個案執(zhí)行中曾被詬病缺乏合理性和靈活性，進而影響對發(fā)明創(chuàng)造的保護。為此，筆者試圖透過專利復審委員（以下簡稱復審委）會作出的第8808號無效宣告請求審查決定和第12303號復審請求審查決定，立足《專利法》第三十三條的立法本意，對比其他國家的審查方式、品評司法判決觀點，深入探究《專利法》第三十三條審查標準在專利復審和無效宣告案件中的適用及其適用過程可能帶來的利弊得失，以探討對該標準的合理把握。14二、我國《專利法》第三十三條的審查模式簡介我國《專利法》第三十三條規(guī)定：“申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發(fā)明和實用新型專利申請文
3、件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，對外觀設計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。”我國《專利審查指南》中起到關(guān)鍵作用的規(guī)定如下：“作為一個原則，凡是對說明書（及其附圖）和權(quán)利要求書作出不符合《專利法》第三十三條規(guī)定的修改，均是不允許的。具體地說，如果申請的內(nèi)容通過增加、改變和/或刪除其中的一部分，致使所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員看到的信息與原申請記載的信息不同，而且又不能從原申請記載的信息中直接地、毫無疑義地確定，那么，這種修改就是不允許的。這里所說的申請內(nèi)容，是指原說明書（及其附圖）和權(quán)利要求書記載的內(nèi)容，不包括任何優(yōu)先權(quán)文件
4、的內(nèi)容?！?4依照上述規(guī)則，我國專利局在專利審批程序中，針對權(quán)利要求書的修改和說明書的修改的審查并未采取區(qū)別尺度，要求修改后的內(nèi)容必須在申請日提交的專利申請文件中有記載或者由其直接地、毫無疑義地確定。結(jié)果之一就是，由于申請人與審查部門之間的分歧，每年均有相當數(shù)量的專利申請因不符合《專利法》第三十三條而被駁回。此外，以《專利法》第三十三條為由的無效宣告請求同樣經(jīng)常出現(xiàn)，情形大致分為兩種，其一是以權(quán)利要求的修改問題請求宣告相關(guān)權(quán)利要求無效，其二是以說明書的修改問題請求宣告權(quán)利要求無效。下文將通過兩個典型案例詮釋我國現(xiàn)行審查標準帶來的影響以及復審委合議組在審
5、查實踐中為解決相關(guān)問題所作的探索。三、典型案例一（無效宣告請求案例）（一）案件情況介紹1、案例索引與當事人專利號：88108904.4無效請求人：江蘇省激素研究所有限公司專利權(quán)人：組合化學工業(yè)株式會社；庵原化學工業(yè)株式會社2、案件背景和相關(guān)事實“雙草醚”是由日本組合化學工業(yè)株式會社和庵原化學工業(yè)株式會社共同開發(fā)的嘧啶水楊酸類除草劑，化學名稱為2，6-雙（4，6-二甲氧嘧啶-2-氧基）苯甲酸鈉，國際通用名稱為bispyribac-sodium。針對該發(fā)明創(chuàng)造，日本的組合化學工業(yè)株式會社和庵原化學工業(yè)株式會社先后向我國提出了第88108904.4號和第92
6、112424.4號發(fā)明專利申請（以下分別簡稱88專利和92專利）。其中88專利涉及的是除草劑“雙草醚”的制備14以《專利法》第三十三條為由的無效宣告請求同樣經(jīng)常出現(xiàn)，情形大致分為兩種，其一是以權(quán)利要求的修改問題請求宣告相關(guān)權(quán)利要求無效，其二是以說明書的修改問題請求宣告權(quán)利要求無效。工藝，而92專利涉及的是以“雙草醚”為有效成分的農(nóng)藥制劑。針對江蘇省激素研究所有限公司提出的無效宣告請求，專利復審委員會作出第8808號無效宣告請求審查決定維持了88專利的有效性，作出第8823號無效宣告請求審查決定維持了92專利的有效性。日本組合化學工業(yè)株式會社和庵原化學工
7、業(yè)株式會社以江蘇省激素所有限公司侵犯上述兩專利權(quán)為由向南京市中級人民院提起專利侵權(quán)民事訴訟。經(jīng)兩審審理，江蘇省高級人民法院于2005年6月8日依據(jù)舉證責任倒置原則認定江蘇省激素所有限公司侵犯了涉及雙草醚制備專利的88專利，且認定其生產(chǎn)雙草醚原藥的行為構(gòu)成對92專利的間接侵權(quán)，該案判決在農(nóng)藥界引起很強的反響。本文所介紹的就是復審委針對上述88專利所保護的制備“雙草醚”方法提起的無效宣告請求所作的決定。該決定后被一、二審法院判決維持。（二）案件審理1、當事人訴辯及相關(guān)事實說明無效宣告請求人認為本案修改超范圍的理由為：（1）14原說明書式I化合物的制造方法是
8、分子式II和III和IV一起反應，修改后成為要依次序反應，即式II是先與式III反應之后再與式
